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标准必要专利禁令救济难?英国法官说“未必”!


2017年6月7日,英国高等法院就Unwired Planet(下称UP)与华为专利侵权案作出决定,对华为颁布“公平合理无歧视禁令”(FRAND禁令)。此新闻一出,业界哗然,各大媒体纷纷以“任性”来形容本案的法官Birss。
  综观UP诉华为案,笔者认为,整个判决过程基本上以欧洲审判法院(ECJ)裁决标准为指导,但法官Birss“任性地”进行了一些尝试与创新,特别是在标准必要专利(SEP)禁令救济倾向于标准使用者一方的当下,作出了一些有利于SEP持有人的判决。
  颁发“FRAND禁令”
  该案主审法官Birss对FRAND禁令作了说明,表示所谓“FRAND禁令”指的是一种既有一般效力的禁令,同时该禁令持续时间与一般禁令不同:如果被告与原告就法官给出的FRAND许可条件达成协议,则禁令终止;如果双方未达成专利许可协议,禁令仅持续到权利人提供的FRAND许可期限到期,如果权利人提供的FRAND许可有效期比相关专利有效期短,则许可有效期到期后,禁令是否再次生效可重回法院确定,或者双方进行新一轮谈判。一般禁令则是针对专利权的剩余保护期下达,禁止被告在该期限内实施侵权行为。
  法官Birss在2017年4月5日发出的判决书中指出,负有FRAND许可义务的标准必要专利并不意味着实施者已经合法获得许可。如果实施者承诺接受FRAND许可条件(适当方式确定),但没有适当履行承诺,则许可方不能要求禁令限制其实施专利。但是如果实施者拒绝接受法院裁定的FRAND费率且选择不要许可,那么如果该实施者侵犯有效专利,则法院可以颁布禁令禁止其继续实施侵权行为。结果,法官Birss针对华为没有及时接受其给出的FRAND费率建议,于2017年6月7日决定向华为颁发FRAND禁令。
  调整FRAND费率
  法官Birss认为UP和华为的FRAND费率报价都不符合FRAND原则,确定FRAND费率要依据专利本身的价值,而非被许可方的规模大小。SEP的数量不可避免地要考虑在内。他根据UP所有的标准必要专利的数量在相关标准中的比例,参考了爱立信的可比许可协议,经过详细分析,给出了UP标准必要专利组合FRAND许可费率基准和全球许可费率的建议。
  首先,调整UP标准必要专利组合FRAND许可费率基准为,4G/LTE:终端设备0.062%,基础设施0.072%;3G/UMTS:终端设备0.032%,基础设施0.016%;2G/GSM:终端设备0.064%,基础设施0.064%。
  其次,法官Birss还确定了唯一FRAND许可费率。
  此外,法官Birss认为,在特定的情况下,仅有唯一一组费率是符合FRAND原则的,并不存在两个或两个以上的费率组合。FRAND费率应该是全球的,如果单独许可英国专利,费率应该在基准费率上提高100%(因为华为要求UP提供每件专利在英国境内的许可)。笔者认为,这两点值得商榷,这也是华为能够进行抗辩的突破口。
  其他探索
  华为认为UP提供给三星的FRAND费率低于华为,不符合FRAND原则中“无歧视”部分。对此,法官Birss认为,“无歧视”没有硬性规定用来证明两个情况不同但相似的被许可人,一个已经获得低于基准费率的许可费率,那么另一个被许可人就理所应当的可以要求低费率。但如果两个被许可人之间的费率差改变了彼此之间的竞争,则构成歧视。
  此外,法官Birss还认为UP没有违反竞争法,竞争法并不是执行FRAND承诺的必要条件。FRAND与竞争法边界不同,高于FRAND费率有可能不违反竞争法。SEP许可人并不一定具有市场支配地位,要具体问题具体分析,FRAND承诺的经济效力、标准实施者(被许可人)专利反向劫持(Hold-out)的可能性都是相关的评估因素。
  尽管“FRAND禁令”还没有生效,但仅仅写在判决书上就已经振聋发聩,这位英国法官Birss一夜之间在知识产权界家喻户晓。他对UP诉华为案的判决,打破了2010年以来各国关于FRAND原则与禁令救济之间形成的默契,即一般情况下,对于负有FRAND许可义务的SEP,法院及相关部门轻易不会颁发禁令(包括美国国际贸易委员会的限制令)。而法官Birss认为,特定情况下FRAND许可费率是唯一的,这在笔者看来似乎过于绝对。不过,笔者认为,法官Birss计算费率的方法可供其他法官借鉴,至少比SEP许可方计算得更靠谱。无论怎样,在笔者看来,法官Birss在判决SEP案件中敢于进行新的尝试,努力平衡了许可方和被许可方利益。(转自:中国知识产权报/国家知识产权战略网)