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专利代理人必读:创造性审查中对公知常识的充分说理


在发明专利申请的创造性审查中,审查员常会使用公知常识,在能够找到公知常识性证据的情况下,应当通过证据进行证明。某些情况下,难以找到书面证据,审查员也可以对公知常识进行充分说理来提升通知书的说服力。公知常识的说理实质上是使用规范的语言对逻辑心证过程进行合法、合理、合情的表达,笔者根据自己的审查实践,总结了以下三种说理方式。

三段论式说理

三段论通常被描述为:对具体案件做出判决的法律规则(大前提)、案件事实(小前提)、裁决(结论)。通过详实的分析法律规则与案件之间的关系,可以使得最终的裁决顺理成章、合乎逻辑。如:

案例1,一件专利申请要求保护一种用于显示奥氏体不锈钢310S连铸坯树枝晶组织的腐蚀方法。其与对比文件1的区别在于:对比文件1中电解腐蚀液为20%的NaOH,电解电压3V,电解时间30秒,而该申请中电解液为质量分数为9%至12%的NaOH,电解腐蚀电压2V至4V,电解时间4.5分钟至5.5分钟。

为此,审查员引入对比文件2:专利申请公开了一种奥氏体不锈钢的电解制样方法,其采用10%NaOH在13V至22V下电解腐蚀42秒至66秒。由于对比文件1中NaOH浓度与该申请相差一倍,电解时间为与本发明更是存在近10倍差距,电解液的浓度、电压、电解时间是一个整体,因此对参数的整体调整是否属于本领域的常规选择就成为申请人与审查员争议的焦点。

对此,审查员说理如下:

“将现有技术整体考量”是创造性审查的基本原则,首先需考虑现有技术中是否存在发明所要解决的技术问题,使得本领域技术人员有动机对现有技术作出改进。然后再判断针对这一技术问题现有技术是否存在相应的解决方案,这一解决方案是否给出技术启示,使其能够应用于最接近的现有技术,从而得到权利要求所请求保护的技术方案。具体到本案,对比文件1中使用了高浓度的电解腐蚀液而无法保证精度;对比文件2公开了在电解液选择时不仅要考虑到抛光质量,还要对多种材料具有通用性,其采用10%NaOH作为电解液来对奥氏体不锈钢进行相应的电解腐蚀。而本领域也公知电解液浓度过高会影响加工精度、浓度过低则影响电解速度,因此常需要调节电解液浓度、电解电压、电解时间以获取最佳电解质量,即现有技术整体上给出了将所有区别技术特征应用于对比文件1中以解决其技术问题的技术启示。

在该答复意见中,审查员针对争议,先对创造性的审查原则作了相应解读,然后结合对比文件1、对比文件2所公开的内容以及本领域的常规技术知识详细分析了二者为什么能进行结合,最终达成一个准确、令人信服的结论。

渐进式说理

所谓渐进式说理,就是分层次、按顺序、循序渐进地进行完整有效的分析,该说理方式由浅入深,得到的结果往往令人信服。如:

案例2,一件专利申请要求保护一种碳纤维复合材料孔隙率对比试块的标定方法。其与对比文件1的区别在于:采样时试片的长度方向与纤维轴方向分别形成-5°至5°、40°至50°、85°至95°和130°至140°的角度。

对此,审查员做出如下分析:

本领域公知的是,在生产过程中,碳纤维复合材料中的孔隙有两种基本类型:第一是沿纤维方向形成的孔隙,呈圆形或者被拉成与纤维轴向平行的椭圆形;第二是沿层间及树脂富集区内凹坑处形成的形状较为规则的孔隙。因而在分析多向铺层的碳纤维复合材料的孔隙率时,通常在垂直于每一纤维轴向的横截面上进行取样。由于碳纤维复合材料板是由许多单层纤维材料按照一定的铺层顺序胶接而成的,各铺层结构间存在力学耦合现象,因此,通常将碳纤维复合材料板设计为沿铺层方向厚度均匀分布的对称层合板,对于铺设角度,常常选取0°、90°和±45°。在需要对多向铺层的碳纤维复合材料孔隙率对比试块进行标定时,本领域技术人员有动机在垂直于每一纤维轴向的横截面上进行取样,具体而言,是在0°+90°、90°+90°和±45°+90°即90°、180°、45°和135°的方向上进行取样,以保证所测得的孔隙率平均值能准确地反映对比试块的孔隙率。

在该审查意见中,审查员从碳纤维孔隙的基本组成、取样方式、多向铺层的铺层角度选择等角度分层次地阐述如何选取能准确反应试块的孔隙率的代表性试样,让申请人逐步认识这种具体手段或参数选择的“常规”性,从而将其认定为“公知常识”。

示例法说理

审查员在对公知常识进行说理时,适当时可采用一些生活实例、专利文献或非专利文献进行辅证,以增加公知常识的可信性。如:

案例3,一件专利申请要求保护一种地表含水性的电性识别方法。其与对比文件1的区别在于:通过在采煤工作面对应的地表以及回采区对应的地表设置四条测量线,对工作面及未采区对应的地表的电阻率进行全面测定,进而与不同含水量的地表沙土样品的电阻率比较,直接获得相应地表含水率。

对此,审查员的说理如下:

采用高密度电法测量电阻率时,单条测线只能测得一个剖面内电阻率的变化,并不能反应地下电阻率在水平(或横向)方向上的变化。而在许多工程和环境的含水性测量中,地下地质的情况非常复杂,短距离内的电阻率就有很大的变化,因此,本领域常在工作区内布置多条测线以准确地反映整个测区内电阻率的变化。随后,审查员列出多篇现有技术文献,证明现有技术中已经公开了通过布置多条测线来准确确定测区内电阻率的变化,进而确定含水性的变化。审查员还详细阐述了工作区内设计出多条测线,使这些测线尽可能的垂直异常体走向。覆盖测区是设计测线的基本思路,本领域技术人员按照该思路,通过合理次数的实验即可确定上述区别的具体布置。

在案例3中,审查员从区别特征实际解决的技术问题入手,指出如何获得能全面反映待测地层的电阻率变化的问题是本领域所普遍面临的技术问题,以及现有技术中解决该问题通常设计方式,并进一步通过例举的方式来增强可信度。随后,审查员明确了设置测线的思路,进而推导出多条测线的具体布置方式是本领域的常规手段。

以上例举没有穷举在公知常识评述中可以采用的说理方式。事实上,对于公知常识的说理方式并没有统一要求,不管采用何种说理方式,都要在充分检索了解现有技术情况的前提下,基于发明实际解决的技术问题,通过对现有技术的分析来正确、充分表达审查员的观点和意见,尽可能做到让申请人信服。(转自:中国知识产权报/国家知识产权战略网)